Déposer une marque sans avoir vérifié l’existence de droits antérieurs, c’est construire une stratégie commerciale et engager des dépenses de communication sur des fondations potentiellement viciées. Les conséquences vont du simple retrait du dépôt à la condamnation pour contrefaçon, et ce, même si vous êtes de bonne foi.
Maître Julien Riant, avocat en droit des marques, vous propose un guide complet de la question avec des exemples pratiques et les dernières décisions en la matière.
1. A quoi sert la recherche d’antériorité ?
Avant tout dépôt, il est impératif de s’assurer qu’aucun droit antérieur (tels qu’une marque déposée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) n’existe sur un signe identique ou similaire désignant des produits ou services identiques ou similaires.
Les deux textes fondateurs sont :
- CPI, art. L. 711-3 I-3° : une marque est nulle si elle porte atteinte à un droit antérieur (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
- CPI, art. L. 713-6 II : la marque ne permet pas d’interdire l’usage d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine de portée locale, antérieur et limité à ce territoire.
A retenir. Ne pas effectuer de recherche d’antériorité, c’est risquer de déposer un signe déjà approprié et s’exposer simultanément à des actions en opposition, nullité, contrefaçon et concurrence déloyale —> des risques cumulatifs, pas alternatifs.
2. Le premier risque : le blocage du dépôt par l’opposition
Le titulaire d’un droit antérieur (marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine) peut former opposition devant l’INPI dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.
Base légale : CPI, art. L. 712-4. L’opposition doit préciser l’identité de l’opposant, la nature et la portée de ses droits, les produits/services visés et les moyens invoqués (reproduction ou imitation).
Elle peut notamment être fondée sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris y compris une marque non déposée mais notoire.
Conséquences pratiques : le dépôt peut être totalement ou partiellement refusé si l’INPI admet un risque de confusion avec le droit antérieur. La procédure peut être suspendue en cas de litige parallèle (nullité, déchéance, revendication), maintenant une incertitude prolongée sur l’ensemble du projet.
Résultat : perte des taxes de dépôt, perte de la redevance d’opposition, obligation de changer de signe et de repartir de zéro souvent après avoir engagé des investissements marketing significatifs.
3. Le deuxième risque : la nullité de la marque pour atteinte à une marque antérieure
Même en l’absence d’opposition et après l’enregistrement, la marque peut être annulée pour atteinte à un droit antérieur. L’annulation produit un effet rétroactif : la marque est censée n’avoir jamais existé.
Base légale : CPI, art. L. 711-3 et L. 714-3. L’existence d’un risque de confusion s’apprécie pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement.
Cass. com., 27 sept. 2023, n° 22-10.776 : Le risque de confusion entre les marques en présence doit être apprécié pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée.
Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716 : Seul le titulaire d’un droit antérieur peut demander la nullité d’une marque postérieure, même si le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien sur un autre signe.
Prescription : l’action en nullité n’est en principe pas soumise à prescription (CPI, art. L. 716-2-6), sauf forclusion par tolérance de 5 ans si le titulaire du droit antérieur a toléré en connaissance de cause l’usage de la marque postérieure.
Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-15.341 : La forclusion par tolérance (CPI art. L. 716-2-8) suppose une tolérance de 5 ans, consciente et délibérée, de l’usage de la marque postérieure par le titulaire du droit antérieur.
4. Le troisième risque : la contrefaçon dès le dépôt
C’est le risque le plus méconnu et souvent le plus redouté des praticiens : le simple dépôt d’une marque identique suffit à constituer une contrefaçon, même avant tout usage commercial.
Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-16.837 (SA Beiersdorf c/ SA Catimini) : Le dépôt de la marque « Katimini » pour des produits de la classe 3 a été jugé contrefaisant de la marque « Catimini » déjà enregistrée pour des produits de la même classe. Le second déposant ne peut pas s’exonérer de la contrefaçon en invoquant sa bonne foi ou son ignorance de la marque antérieure.
Cette jurisprudence fondatrice est aujourd’hui codifiée à l’article L. 716-1 du CPI : toute atteinte au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon. Les sanctions sont les suivantes :
- Interdiction sous astreinte d’utiliser le signe litigieux ;
- Dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi (perte de chiffre d’affaires, atteinte à l’image, bénéfices réalisés par le contrefacteur) ;
- Mesures de destruction ou de retrait de produits ;
- Publication judiciaire du jugement.
5. Ce qu’il faut vérifier avant tout dépôt : la checklist
- Base marques INPI : recherche sur les marques françaises enregistrées ou en cours d’examen pour les classes de Nice pertinentes.
- Base EUIPO / OMPI : marques de l’Union européenne et enregistrements internationaux désignant la France si votre activité est à portée européenne ou internationale.
- Registre du commerce (RCS / Infogreffe) : dénominations sociales et noms commerciaux identiques ou similaires dans les secteurs d’activité concernés.
- Noms de domaine : recherche Whois et vérification des extensions stratégiques (.fr, .com, .eu…).
- Signes géographiques et appellations : vérifier l’absence d’AOP, IGP ou de droits d’une collectivité territoriale sur le terme envisagé.
- Marques notoires non déposées : une marque notoire (art. 6 bis Convention de Paris) peut faire obstacle au dépôt même sans enregistrement officiel.
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Enfin, pour des conseils sur la rédaction d’une réponse à un refus provisoire de l’INPI, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.
L’auteur
Avocat au Barreau de Paris (8 ans d’expérience), Maître Julien Riant est expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Également chargé d’enseignement à l’université Paris-Cité, Versailles et de Nantes, il apporte une vision stratégique et rigoureuse aux procédures complexes, à Paris et partout en France, que ce soit au stade de la mise en demeure qu’en phase de litige.